Artigo sugerido por Eduardo Bolzon, consultor do ITPI. Apple consegue anular exclusividade sobre o termo "iPhone" registrado anteriormente pela Gradiente no Brasil Segue a decisão, que é uma aula de propriedade industrial e direito sobre marcas aplicada a um caso real. Muito interessante o tema a todos que atuam na gestão industrial. Processo: nº 0490011-84.2013.4.02.5101 (2013.51.01.490011-0) Autor: Apple Inc. Réu: IGB Eletronica S.A. E INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial Juiz Federal: Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Extraída da Página 296 do Caderno Judicial do Diário da Justiça Federal da 2a Região (TRF-2 - JFRJ) de 25/09/2013. “É o relatório. Decido. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é o registro de uma marca, obviamente a Autarquia responsável pelo registro desta, tem de responder à ação judicial, como Ré. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu: “PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART. 94, § 4º, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Consequentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no § 4º do art. 94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido.” (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos). Outrossim, no que se refere a preliminar de prescrição apresentada pela Ré, em razão da ação ter sido proposta no último dia do prazo prescricional e não ter sido atendida a exigência do Artigo 835 do Código de Processo Civil, relativa à caução de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, deve ser rejeitada, tendo em vista que, na decisão de fls. 258, proferida em fevereiro de 2013, o Juiz da causa determinou o depósito do referido valor – que foi devidamente cumprida pela Autora às fls. 260/262 -, não tendo a Ré impugnado tal decisão. Dessa forma, não há motivos para a extinção do processo. No mérito, a PROCEDÊNCIA se impõe. De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requião, a marca “é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço.” Vale a pena transcrever, também, a lição do referido mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte sentido: “As marcas têm, segundo o Código, por função, distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante. O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal.” (In Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945, grifos nossos). Observa-se, assim, que os termos, “clientela”, “consumidor” e “concorrência” estão presentes na definição e análise da natureza jurídica da marca, apresentadas pelo citado doutrinador. Assim, devem-se examinar questões relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em consideração essa tríade. Denis Borges Barbosa, já à luz da Lei n.º 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta a seguinte definição: “Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado.” (In Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2003, grifos nossos). Dos ensinamentos doutrinários supratranscritos, depreende-se que a marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecêlos, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes. Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio, permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor. Dessa forma, a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art. 124, inciso XIX. Ressalte-se que a concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas, desde que respeitadas as regras da competição. O fundamento da proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência. Assim, em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição da República), é imprescindível a proteção à livre concorrência que, inclusive, constitui princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna). Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorrência, como toda liberdade, não é absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras ao jogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significa possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas, as quais definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado, o Direito intervém e atua para reprimir a concorrência desleal. Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5). Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. A Autora pretende a decretação da nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, bem como seja o INPI condenado a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no órgão oficial, na forma do art. 175, § 2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. Para tanto, fundamenta seus argumentos no artigo 124, incisos VI, da Lei nº. 9.279/96, que merece reprodução: “Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. A discussão da matéria fática do processo é bastante interessante, apesar de permitir poucas conclusões, sendo certo que, um processo desta magnitude não pode simplesmente ser resolvido pela interpretação que o julgador fizer das versões apresentadas pelas partes. A mesma conclusão vale para as sugestões de condutas imorais e ilícitas de ambas. A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da “família de marcas” identificadas pelo sinal “I-” desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que justificaria a criação do IPHONE como evolução da telefonia celular, enquanto a empresa Ré defende que fez o pedido de depósito em 2000 da marca “GRADIENTE IPHONE”, não podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de produto que só veio a ser lançado em 2007. Analisando as duas versões, percebe-se que as duas empresas estão certas, pois enquanto a APPLE pode considerar a criação do IPHONE como uma consequência de uma linha de produtos ou “família de marcas” nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez, pode defender que efetuou um registro de marca que não era proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado. Assim, em uma primeira análise, considero oportuna a crítica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa Ré, afinal o depósito foi feito em 29/03/2000 e o registro concedido tão somente em 02/01/2008. Não há como desprezar, em qualquer situação, tão longo transcurso de tempo como este. É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia, como também não será pelo Judiciário. Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa Ré (2000) e o lançamento do IPHONE pela Autora (2007), não há que se falar em má-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré não ter usado a marca “GRADIENTE IPHONE”, logo após o seu deferimento, também não indica nenhum tipo de conduta ilícita ou imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca e, se pretendeu não utilizá-la, é uma questão de discricionariedade desta, não podendo o Judiciário adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violação do princípio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econômica, na forma do Artigo 170 da Constituição Federal. Outrossim, é extremamente notório que a Autora consagrou o nome IPHONE, como seu celular com acesso à internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela APPLE de que este nome não seria passível de registro, por já ter sido concedido em outros países para a própria, parece um pouco contraditória. Entretanto, é indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE. Destarte, se a criação do IPHONE seria uma evolução natural da tecnologia, defendida tanto pela Autora, como pela Ré, não é possível sustentar que aquela tenha sido pouco diligente em não saber do pedido de registro da concorrente no Brasil. Exigir algo assim, mesmo de uma gigante multinacional, acabaria por inviabilizar o mercado de proteção às marcas e patentes, criando uma indústria própria de nomes sem vinculação a produtos. Dessa forma, os dois pontos nevrálgicos da lide residem, exatamente, no mencionado acima. Em primeiro lugar, a demora na apreciação de um registro de marca e, em segundo, até que ponto deve ser protegida uma marca sem produto? A criação de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular a criatividade, não sendo vedado que pessoas físicas ou jurídicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros. No mercado de domínios da internet, tal prática se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no presente caso, não reconheço tal proteção como absoluta. É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efetuar o registro da sua marca “GRADIENTE IPHONE”, porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período, mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou, a impediu, na prática, da utilização desta marca ou não. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito (2000) e a concessão (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente distinto. Assim, permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o “mercado” do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados “aquecidos”. Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado, a inexistência do produto desta e, por fim, a evolução do “mercado” do IPHONE. Finalmente, como a Autora, não pretende a nulidade da marca “GRADIENTE IPHONE”, mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a não utilizar a expressão IPHONE isoladamente, entendo que a mesma está requerendo o que já existe atualmente no mercado, sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o registro concedido pelo INPI, para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o nome de “GRADIENTE IPHONE”. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, § 2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, § 2º, da Lei nº 9.279/96. ... Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013. Assinado eletronicamente EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES Juiz Federal Titular”
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 17:20:20 +0000
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